App mobili, la tutela giuridica (parte II): il caso Satispay contro Sisal - Riskmanagement

Diritto

App mobili, la tutela giuridica (parte II): il caso Satispay contro Sisal

Il Tribunale di Milano ha giudicato una serie di condotte di Sisal nel loro complesso scorrette e in contrasto con l’art. 2598, n. 3 c.c.. Queste hanno infatti consentito a Sisal di procurarsi “in modo illecito un vantaggio concorrenziale” integrando così una tipica ipotesi di concorrenza sleale parassitaria. Considerazioni generali sulla tutela giuridica delle app

03 Giu 2021

Carlo Impalà

Partner – Responsabile del dipartimento TMT e data protection dello Studio Morri Rossetti

Federica Minio

Avvocato, Dipartimento proprietà intellettuale dello Studio Morri e Rossetti

Un altro caso particolarmente interessante relativo alla tutela delle app, oltre quello relativo alla vertenza tra Business Competence e Facebook (parte I) riguarda il procedimento cautelare che ha visto coinvolte la società Satispay, titolare dell’omonima app lanciata sul mercato nel 2015 e destinata ai micropagamenti attraverso il trasferimento di denaro tramite smartphone senza utilizzo della carta di credito, e il Gruppo Sisal, titolare dell’app denominata “Bill”, introdotta nel settembre 2018 e avente ad oggetto anch’essa i pagamenti tramite smartphone[1].

Satispay lamentava che Bill fosse un’esatta replica della propria app, compiuta attraverso una indebita riproduzione del suo software e della sua banca dati, mentre Sisal sosteneva lo sviluppo autonomo di Bill, che sarebbe stata diversa da Satispay sia per natura che per funzionalità.

Le app Satispay e la sua tutela giuridica: tra software e banca dati

Anche per quanto riguarda l’app Satispay, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano ha affermato che essa costituisce un’opera composta da una parte di software e una parte di banche dati[2].

Inoltre, il consulente tecnico del tribunale – chiamato a svolgere una consulenza in merito alla proteggibilità dello strumento tramite diritto d’autore nonché alla possibile derivazione dell’app Bill – ha rilevato che Satispay è dotata del requisito della creatività prescritto ai fini della tutela tramite Legge Autore.

Per quanto riguarda la parte dell’app costituita da un software, la stessa infatti è una combinazione di più funzionalità[3] che, sebbene già singolarmente implementate in singole applicazioni, esse non lo erano “mai [state] tutte insieme nello stesso prodotto”. Per quanto riguarda la parte dell’app consistente in una banca dati, questa è stata pure ritenuta proteggibile dalla disciplina del diritto d’autore[4].

Con riferimento all’app Bill – dotata di 29 funzionalità e caratteristiche di cui 26 in comune con Satispay e 3 autonome –, la CTU ha ritenuto l’applicazione i) “frutto di un autonomo sviluppo” da parte di Sisal, la quale peraltro aveva provato e allegato l’autonoma architettura della propria app, alla quale aveva dedicato investimenti e risorse, e ii) dotata, a sua volta, di una banca dati costituente un’opera originale, e ha perciò escluso che essa costituisse una contraffazione di Satispay.

Le funzioni di Satispay e la loro possibile tutela tramite la Legge Autore

La consulenza tecnica aveva in particolare messo in luce che delle 31 funzionalità di cui è dotata Satispay, ben 26 erano fornite anche da Bill (che in totale ne presenta 29).

Tra queste 26 funzioni comuni, la CTU aveva distinto tra:

  1.  funzioni (nel numero di 21) aventi una “somiglianza indotta” rispetto a quelle di Satispay, cioè funzioni non dotate di originalità e che non presupponevano uno sforzo creativo (si tratta infatti di funzioni rientranti “nella prassi e nella consuetudine del settore specifico di riferimento, già presenti nel mercato mondiale”);
  2. funzioni (nel numero di 4) che comportavano una “ripresa concettuale” di quelle di Satispay, vale a dire le cui somiglianze erano il risultato “di un’implementazione di un’idea e/o principio comune che comunque presenta caratteristiche di originalità, quale il risultato di uno sforzo creativo[5];
  3. funzioni (nel numero di 1) che rappresentavano una ripresa parassitaria della corrispondente funzione di Satispay, vale a dire quella del budget settimanale.

Con riferimento alla comunanza di funzionalità, il Tribunale meneghino, sulla scorta dei principi espressi nella già citata pronuncia della Corte di Giustizia[6], ha osservato che “l’implementazione delle medesime funzioni – ove non derivi dal plagio del codice sorgente o della relativa banca dati – non può in sé ritenersi illecita”.

Sempre seguendo i principi espressi dai giudici comunitari, il Tribunale ha, infatti, affermato che “non viola il diritto d’autore sul programma per elaboratore il concorrente che – senza avere avuto accesso al relativo codice sorgente – abbia osservato e sperimentato tale programma per riprodurne le funzionalità”, dal momento che “ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata […] equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale”.

Sulla scorta di questi principi, il Tribunale di Milano ha così escluso che la app Bill del Gruppo Sisal integrasse una violazione dei diritti d’autore sulla app Satispay.

La concorrenza sleale parassitaria ai danni di Satispay

Il Tribunale di Milano ha, tuttavia, affermato che una serie di condotte di Sisal [quali: i) la ripetizione del servizio di “budget settimanale”; ii) l’identità letterale di intere parti del Regolamento del servizio di Cashback; iii) la ripetizione di scelte terminologiche non necessitate e in, particolare, della denominazione commerciale della funzione di “Cashback network”; iv) l’impiego di slide del tutto analoghe a quelle di Satispay nella presentazione della propria app] nel loro complesso considerate fossero scorrette e in contrasto con l’art. 2598, n. 3 c.c..

Queste condotte, che singolarmente e autonomamente considerate sarebbero da considerarsi lecite, complessivamente considerate hanno infatti consentito a Sisal di procurarsi “in modo illecito un vantaggio concorrenziale offrendo pressoché integralmente alcune opzioni della piattaforma avversaria e alcune modalità di presentazione all’esterno, inserendosi con maggiore rapidità sul medesimo mercato, con un indebito risparmio sui costi e sui tempi occorrenti a predisporre una propria autonoma soluzione”, integrando così una tipica ipotesi di concorrenza sleale parassitaria[7].

Emblematica a proposito è stata ritenuta dal Tribunale la ripetizione del servizio di “budget settimanale”, non proteggibile in sé e per sé in base alla Legge Autore, ma che secondo i giudici milanesi “costituisce un serio indizio della volontà della resistente di seguire pedissequamente le strade seguite dalla concorrente”, dal momento che tale servizio “non trova precedenti in altre applicazioni presenti sul mercato ed è rinvenibile invece solo nelle due piattaforme in conflitto”.

I principi in merito alla tutela giuridica delle app

Il tema della protezione giuridica delle app è senz’altro molto complessa, e l’analisi delle due pronunce del Tribunale di Milano che abbiamo svolto ne fornisce solo un piccolo assaggio.

È possibile, tuttavia, trarre alcuni principi generali, utili per orientarsi in questa materia. In particolare, si può dire che:

  1. le app possono essere astrattamente protette come banca dati e/o come programma per elaboratore;
  2. ai fini della loro protezione giuridica tramite diritto d’autore, devono presentare il requisito della creatività (generalmente intesa in senso “minimo”); in particolare non è necessaria una originalità/novità assolute, ma può essere sufficiente che l’applicazione reinterpreti e organizzi in modo nuovo informazioni già esistenti;
  3. per quanto riguarda la componente software, la Legge Autore protegge sia il codice sorgente sia il codice oggetto;
  4. per quanto riguarda la componente software, la Legge Autore non protegge la funzionalità del programma; di per sé non costituisce dunque contraffazione di una app porre in commercio una applicazione avente le medesime funzionalità;
  5. nel caso di una app successiva che implementi le medesime funzionalità di una app già in commercio, la seconda può dirsi “illecita”:

a) nel caso in cui sia frutto della contraffazione del codice sorgente e/o della banca dati;

b) nel caso in cui l’attività di black box analysis e/o decompilazione del programma per elaboratore “copiato” trascenda i limiti consentiti dalla legge (individuazione delle illee e dei principi e interoperabilità) e sia volta alla elaborazione, sviluppo e derivazione di una app simile per scopi commerciali;

  1. a prescindere o meno dalla tutela dell’app tramite la Legge Autore, è possibile invocare una tutela contro la sleale concorrenza, in particolar modo di tipo parassitario, in caso di copiatura da parte di un concorrente di un complesso di condotte che, unitariamente intese, permettano lo sviluppo e il lancio sul mercato di un’app simile e concorrente evitando costi e investimenti a proprio carico;
  2. i principi di cui sopra, elaborati nello specifico per le app mobili, possono essere estendibili a tutti i tipi di applicazioni.

  1. Trib. Milano, 3 dicembre 2019.
  2. Secondo il Tribunale di Milano si tratta infatti di un “dispositivo costituito da software, idoneo a svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale è applicato, avvalendosi di banche dati”.
  3. Le funzioni individuate sono: “i) il cashback, la cui gestione è stata ritenuta dalla CTU non riscontrata in altri casi per immediatezza e semplificazione della restituzione del denaro; ii) il cashback network, offerto con modalità disponibili solo da parte di Satispay; iii) il budget settimanale, non implementato da altre applicazioni a livello mondiale; iv) l’identificazione dei consumatori tramite SEDA”.
  4. L’ordinanza non precisa peraltro se si tratti di tutela come opera o tramite diritto sui generis.
  5. Si tratta delle seguenti 4 funzioni: 1) l’identificazione dei consumatori tramite SEDA; 1) il cashback; 3) il cashback network; 4) la ricarica wallet con addebito automatico su IBAN.
  6. CGUE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, cit.
  7. Secondo i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza la concorrenza parassitaria sussiste quando l’imitazione riguardi una pluralità di episodi imitativi che, singolarmente considerati, non darebbero luogo a specifici illeciti. La concatenazione degli atti imitativi rileva una manovra volta allo sfruttamento sistematico del lavoro e degli sforzi altrui che si traduce in una modalità sleale di concorrenza in contrasto con l’art. 2598 n. 3 c.c.

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